International trademark holders allowed to ask the safeguard of their right under the EC Reg. N° 1383/2003

With decision of the Sixth Chamber of 2 July 2009, issued on request of preliminary ruling proposed by the Finanzgericht München (Case C-302/08 - Zino Davidoff SA vs. Bundesfinanzdirektion Südost), the EU Court of Justice clarifies that article 5, par. 4, of the EC Regulation (CE) 22 July 2003, N° 1383, concerning customs action concerning goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights, read in the light of Article 146 of the EC Reg. N° 40/94 on the Community trade mark, as amended by the Reg. No 1992/2003, must be interpreted in the sence that also the holder of an internationally registered trade mark is allowed to request and obtain - just like the proprietor of a Community trade mark - the intervention of the customs authorities of one or more other EU Member States, to safeguard its right.

Il 10 maggio 2007 la Zino Davidoff aveva presentato all’amministrazione doganale tedesca (Direzione superiore di finanza di Norimberga) una domanda ai sensi dell’art. 5, n. 4, del Reg. (CE) 1383/2003 per la confisca in dogana di merci sospettate di violare dodici marchi oggetto di altrettante registrazioni internazionali dei quali essa era titolare. La domanda in questione veniva però respinta con la motivazione che l’art. 5, n. 4, del Regolamento n. 1383/2003 contempla unicamente il titolare di un “marchio comunitario” e non anche il caso di marchio oggetto di registrazione internazionale. L’articolo in questione stabilisce infatti che qualora il richiedente l'intervento delle autorità doganali per merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sia titolare di un marchio, disegno, modello o privativa comunitari, la domanda d'intervento potrà essere utilizzata per ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, anche quello delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.

La Corte di Giustizia CE stabilisce che l’articolo 146 del Regolamento sul marchio comunitario (Reg. CE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993) equipara, quanto ad efficacia, i marchi oggetto di una registrazione internazionale a quelli comunitari. Sulla base di tale assunto, arriva alla conclusione che dalla lettura combinata di tale disposizione con il par. 4 dell’art. 5 Reg (CE) 1383/2003 anche il titolare di un marchio registrato a livello internazionale deve ritenersi ammesso a beneficiare dei meccanismi di tutela di cui a quest’ultimo Regolamento.